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刘坤律师获“成渝知识产权名人沙龙‘知识产权保护典型案例’征文”一等奖

发布日期:2021-04-21

      2021年4月21日,“成渝知识产权名人沙龙‘知识产权保护典型案例’征文”获奖名单公布,由恒和信知识产权法律部部长刘坤律师所著的《芯片产品发明专利侵权案---民事诉讼策略和技巧在专利侵权案件中的运用》一文获一等奖。

      专利侵权案件因为技术上比较复杂,导致法律事实认定更为困难。要理解和梳理清楚复杂的技术方案已经很难,同时还要运用更多的诉讼策略和技巧就更为不易。本案涉及芯片产品侵犯发明专利权,且同时涉及反诉、确认不侵权诉讼、公证封存瑕疵、当庭演示等诸多问题。

案情概要

(应当事人保密要求,信息脱敏处理)

      本案是原告甲半导体公司诉被告乙半导体公司侵害发明专利权纠纷涉案。此前,原告曾以相同专利于2018年初起诉被告专利侵权,后该案原告未交诉讼费,按撤诉结案。2018年底,原告甲半导体公司以相同理由再次向深圳市中级人民法院起诉被告。

      案件审理中,原告提供了《发明专利证书》、《专利登记簿副本》以及《国家知识产权局专利收费收据》,证明原告的主体资格及专利技术方案。同时,原告提供丙电子科技有限公司购买被告芯片的发票、公证购买的产品及公证书,证明被告制造、销售被控侵权产品的事实。并对被告官网发布的某型号芯片的《用户手册》进行了网页公证,提供公证书。

      原告主张《用户手册》单独证明被告许诺销售的事实,《用户手册》与公证购买的产品结合证明被告制造和销售被控侵权产品的事实。且在法院受理案件后,原告还向法院申请过证据保全。法院于2019年2月作出裁定,裁定保全被诉侵权产品4件。原告在法院下发该裁定后,却向法院邮寄了《证据保全放弃声明》,书面放弃了证据保全。原告这种看似信心十足的行为使得被告在诉讼过程中压力剧增。

      被告主要抗辩观点:首先,原告当庭提交的公证购买产品的公证封存不严密,可以在不破坏封条的情况下打开包装更换产品;即使公证过程当时确实从被告处购买了芯片产品,也不能确认当庭展示的产品仍为被告所生产和销售的。且被告产品均带有LOGO及型号信息,而原告提供的被控侵权产品上并无被告LOGO以及类似CMS**FTXXX等属于被告的规格型号等信息,进一步证明原告提交的产品与被告无关联。

      原告提供的被控侵权产品盒子上包裹着印有“永豊银行”的白单,白单上手写“中微CMS**F***样品”字样,其中的型号“CMS**F***”也与被告使用的型号格式不符,原告证据自相矛盾。虽然原告为了弥补这些瑕疵,当庭申请用芯片读写器设备对芯片进行通电演示,以期通过读取芯片内的厂家、型号等信息,证明被控侵权芯片为被告生产、销售。

      但被告对此坚决反对,并质疑读写器为既能读也能写的设备,即使从芯片内读出目标信息,也不证明该信息是芯片自带的,还存在购买芯片后,再通过读写器植入的目标信息的可能性。

      另外,原告将《用户手册》记载的电路和公证购买的芯片产品组合,以证明被告制造和销售的芯片产品覆盖原告专利权技术方案,从而证明被告构成侵权。但被告主张“没有关联性的两个产品组合对比是否侵权的比对方式”没有法律依据,拒绝对其进行质证和对比。关于被告《用户手册》记载的芯片及芯片内部电路技术方案单独与原告专利权利要求1进行对比,以证明被告许诺销售的主张,被告虽然认可其对比的方式,但认为《用户手册》公开的芯片技术方案缺少多项必要技术特征,不构成对原告专利权的全面覆盖,不构成侵权。

      并且,为了防止原告再次撤诉,导致被告继续处于法律风险不确定的状态,被告在证据交换期限内向法院提出了确认不侵权的反诉。

争议焦点及法院裁判观点

      上方争议的焦点在于:被告是否制造、销售、许诺销售了被控侵权产品,以及被控侵权产品是否落入涉案专利权利要求1保护范围的问题。也就是公证购买的证据是否能锁定被告,以及公证购买证据与经公证的《用户手册》组合能否与涉案专利权利要求1进行技术比对,以及《用户手册》能否单独与涉案专利权利要求1进行技术比对。另外反诉是否应该立案。

      首先,法院认可了被告对原告提供的被控侵权产品与本案和被告无关联的质疑,支持了被告认为原告所提供的实物产品无法证明或合理推断出与被告有关联的主张。且认同了被告关于读写器可能植入程序、信息,无法保证演示清洁性的观点,没有允许原告当庭进行演示。

      法院也认可了被告关于《用户手册》记载的电路和公证购买的芯片产品组合与专利权技术方案进行对比,这种“组合对比方式”没有法律依据的观点。支持了被告关于原告提供的被控侵权产品不能证明被告生产和销售被控侵权产品的抗辩。

      同时,基于被告认同《用户手册》单独与专利权对比判断是否构成许诺销售的对比方式,法院也对《用户手册》公开的技术方案与专利权技术方案的对比结果进行了认定,认可了被告观点,认定被告的技术方案缺少多项必要技术特征,不构成侵权。驳回了原告全部诉讼请求。

      至于被告提出的反诉,法院认为可以理解为是不侵权的抗辩意见,最终没有立案。但反诉的提出也引起了办案法官对原告起诉、撤诉行为的高度重视。在原告庭审后再次向法院提出撤诉申请时,法院驳回其撤诉申请,并及时判决驳回原告全部诉讼请求。

案件分析

      本案是专利侵权案件中比较有典型性、代表性的案件。很多重点、难点的问题都可以深入分析和探究。

      1.面对产品技术含量高、没有参考案例的案件应如何着手

      本案中的被控侵权产品为一种芯片,涉及发明专利侵权。芯片也被称为:单片机、集成电路、微控制器、微控单元,是一种集成电路,肉眼可见的只是指甲盖大小的薄片,内部具有复杂的微电路系统,技术含量高,理解难度大。国内几乎没有在先侵权案例能够作为参考。笔者承办此案时曾检索国内案例,涉及到芯片侵权的非常少,仅有的几例关于芯片的案件也是权属纠纷,不涉及技术方案是否全面覆盖的审查和认定。办案时毫无先例和经验可循。

      虽然无先例可循,但承办案件还是首先要立足案情;全面学习和了解被控侵权产品的技术是突破技术难度的核心和基础。比如,原告为了弥补公证购买产品包装不严密的瑕疵,申请用芯片读写器设备对芯片进行通电演示,通过芯片内的厂家、型号等信息来证明被控侵权芯片为被告生产、销售。

      笔者在被告当事人都想要认可产品来源时,坚决制止并反对读写器演示。正是基于案件准备中跟技术人员有充分沟通,知晓读写器设备为既能读也能写的设备,原告很可能利用读写器植入软件程序以及厂家信息,故我们主张即使从芯片内读出目标信息,也不足以证明该信息是芯片自带的,也可能是读写器植入的,并据此坚决反对原告进行演示。该立足于专业的抗辩意见获得了法官的认同,避免了不可预知的诉讼风险。

      2.芯片产品类案件如何在侵权判定中运用“全面覆盖”基本原则

      本案中,专利侵权相关司法解释的规定和法律思维在高技术案件中获得了充分而恰当的运用。本案争议的焦点之一是被诉侵权产品是否落入专利权利要求的保护范围。

      原告专利权利要求1技术方案为“一种电子炊具的触摸开关装置”,其包括8项技术特征:

      A.面板微控制单元,……且还包括控制集成电路;

      B.主要微控单元……;

      C.面板微控制单元的架构,包括C-1.RC振荡器;C-2.若干触摸式开关;C-3.若干模拟开关;C-4.第一第二计数器;C-5.每一触摸开关与模拟开关耦接;

      D.控制软件及软件方法。

      被告认为:被诉侵权产品是芯片,也就是集成电路,尚未写入程序,属于空白芯片,缺少专利权的多项技术特征。具体比对为:专利权的特征A为“面板微控制单元,……且还包括控制集成电路”,可见,集成电路只是面板微控制单元的组成部分,部分自然无法涵盖整体的技术特征,因此被控侵权产品缺少特征A。技术特征B是“主要微控制单元,接受面板微控制单元所输出的电子信号,同时控制电子炊具功率和保护机制”。此描述结合专利说明书图4理解,主要微控制单元明显是独立于控制集成电路的另一个装置,包含芯片和其他软、硬件,并具有特殊功能。故被控侵权产品也缺少B的硬件,并缺少控制电子炊具功率和保护机制的必要技术特征。

     同样,与C相比,被控侵权芯片上没有可供人体触摸的触摸式开关,而C-2的文字记载为“触摸开关”,且专利说明书解释为“与人体接触”,即必然存在“按键”等实体。故缺少C-2这个技术特征;其次,芯片没有触摸开关,自然也没有触摸开关与模拟开关的连接方式,故缺少C-5这个技术特征。

      并且被控侵权产品是空白芯片,不含有任何软件程序,用户根据自己的使用目的,开发写入相应的程序,这个过程也叫烧录,需要借助烧写器或者叫读写器实现。故,缺少D这个技术特征。

      法院依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》“第一条 人民法院应当根据权利人主张的权利要求,依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。权利人在一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求的,人民法院应当准许。权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的,人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征,确定专利权的保护范围。”

      “第七条 人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

      被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”规定,认可了被告的上述技术观点,认为即使被控侵权产品是被告生产或制造,那么,包括被告官网《用户手册》许诺销售的这些产品都只是空白芯片,原告也没有证据证明被告芯片写入了任何程序。被告的空白芯片只是可以用于原告专利装置的一个组成部件,其技术特征与原告专利权利要求1所记载的全部技术特征相比,缺少一个以上技术特征,没有落入专利权的保护范围,故不侵权。

      3.关于“确认不侵权”的反诉

      本案中,原被告双方是直接竞争对手,原告两次起诉期间,向市场大肆宣传“被告侵权,原告正在维权”,给被告声誉造成了极大负面影响。被告虽认为自身不侵权,但被诉在市场和客户中的负面影响是客观存在的,这给被告造成了很大的困扰。因此,帮助被告尽早获得胜诉判决,对解除被告法律风险、恢复被告商誉具有重要的意义。

      为了防止对方再次以各种理由和原因撤诉,经过充分分析和论证,我们在证据交换期间提出了“确认被告不侵权”的反诉。虽然承办法官认为:被告的反诉内容其实就是本诉的答辩意见,同时以“确认不侵权”这样的消极主张作为反诉提出还没有先例,反诉“确认不侵权”也与现行司法解释的规定不符等问题。

      但被告仍然和法官进行了积极的专业沟通和交流,争取反诉立案。主要理由包括:首先,“确认不侵权”的反诉符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条规定的起诉条件。“不侵权”虽为消极的主张,但“合同无效”等消极主张作为本诉、反诉都已经很常见和普遍。并且本案的反诉也符合《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释2020》规定的反诉提出时机(法庭辩论结束前)。

     至于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定的:“权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理。”

     从立法本意上分析,此规定的目的更在于让被警告人可以主动起诉,从而解除法律关系和法律风险不确定的状态。既然仅仅被警告都可以请求法院确认不侵权,那么原告当事人曾起诉我方当事人,又撤诉、又起诉的行为对我方当事人造成了显然比警告更大的困扰,使得法律关系和被告的法律风险处于长期且更加不稳定的状态,明显更符合上述第十八条之规定。因此,似乎也不可将上述规机械地限缩性理解为“必须原告不起诉”。本案“诉而不决”让被告更加被动,自然应获得司法解释规定的基本风险解除权——起诉确认不侵权。

     但被告还存在是否履行了专利法意义上的催告义务的问题,这一问题庭审中各方都没有进行针对性辩论。最终法院也没有接受确认不侵权的反诉立案,但被告的反诉引起了法院对原告撤诉行为的警惕,再开庭后不久,原告果然再次申请了撤诉,但法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》“第一百四十五条宣判前,原告申请撤诉的,是否准许,由人民法院裁定。人民法院裁定不准许撤诉的,原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以缺席判决。”

      及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》“第二百三十八条 当事人申请撤诉或者依法可以按撤诉处理的案件,如果当事人有违反法律的行为需要依法处理的,人民法院可以不准许撤诉或者不按撤诉处理。法庭辩论终结后原告申请撤诉,被告不同意的,人民法院可以不予准许。”的规定驳回原告的撤诉申请,被告达到了解除法律风险的目的。

律师建议

      1. 沉着冷静应对知识产权诉讼。

      本案中,原告为境外知名芯片制造商,起诉被告的侵权产品也涉及了被告全部型号的产品。如果原告胜诉,赔偿事小,停止侵权则会让被告当事人面临全面停产的极端处境。被告当事人在没有任何知识产权诉讼经验的情况下,没有盲目与对方和解,而是先走访各地、各所律师,委托熟悉专利诉讼的专业律师进行案情分析,后续行动都在律师的指导下进行。这种沉着冷静的态度与尊重专业的思维本身已经难能可贵,也值得广大市场主体借鉴和学习,遇到知识产权诉讼不能轻易和盲目应对,更无须轻易和解赔偿。

      2.尽可能对涉案产品的技术细节进行全面了解和掌握。

      律师在承办案件时,应该尽可能地对涉案产品技术进行深入学习和了解。每一个细节都可能在最终的诉讼过程中产生重要的影响。如本案中,作为被告诉讼代理人如果不了解读写器的工作原理和芯片烧写的过程,冒然同意原告当庭用芯片读写器对芯片进行通电演示,就很可能出现演示结果为芯片内有被告信息、甚至有相应软件程序的情况,被告将非常被动,甚至彻底改变案件走向。

      3.公证购买应该保障细节完善

      公证购买是知识产权诉讼当中固定被告侵权行为、获得被控侵权样品进行技术比对或商标对比的基础。公证购买的产品在绝大部分知识产权侵权诉讼中都是关键证据。如果公证购买本身程序有瑕疵,不能证明产品与被告的关联,或者虽然购买过程本身完善但存在封存不严密等瑕疵,则后果不堪设想。像本案中,原告当庭提交的公证购买产品的封存不严密,可以在不破坏封条的情况下打开包装更换产品;即使公证过程当时确实从被告处购买了芯片产品,那么也不能排除有替换的可能性,从而不能确认当庭展示的产品仍为被告所生产和销售。

      同时,被告产品均带有LOGO及型号信息的,而原告提供的被控侵权产品上并无被告LOGO以及CMS**FT***等属于被告的规格型号等信息。原告提供的被控侵权产品盒子上手写的型号也与被告使用的型号不同。

      综合上述几点证据瑕疵,原告提供的产品与被告无关联的盖然性较高,必然得不到法院的认同。

      本案的胜诉有力地维护了正常的市场秩序,保护了当事人的合法权益,并且为当事人进一步市场开拓提供了基础和底气。被告通过本案为自己的原创和自主知识产权获得了正名,也提升了自身技术自信、产品自信和对法律化营商环境的信心,借着芯片国产化的产业机遇,其产品开发和销售取得了迅猛发展。

      截止2020年下半年,被告当事人芯片累计出货70亿片,并向深圳证监局提交了上市辅导备案,正式启动了上市程序。本案中的被告是积极应对知识产权诉讼,化危险为机遇的成功典范。


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作者:刘坤律师

四川恒和信律师事务所知识产权法律部副部长

◆律师、专利代理师

◆2年技术工作经验和10余年知识产权法律工作经验

◆代理专利、商标、著作权等知识产权行政确权、无效等案件逾2000件;

◆从事知识产权诉讼8年,代理各类型知识产权纠纷案件数十件