摘要：随着我国技术和经济的发展，以及国民知识产权意识的提升，专利侵权纠纷也在逐年增加。在恒和信合伙人、知识产权法律部部长刘坤近期代理的一项实用新型专利侵权纠纷中，侵权行为有完善证据证明，甚至当事人也认可侵权成立，只希望降低赔偿。在案件证据、技术比对等各方条件均非常不利的情况下，代理人采用了现有技术抗辩、技术特征不同等、不构成全面覆盖等多种抗辩策略；同时利用无效宣告请求、无效宣告优先审查、申请延期举证等多项程序措施，最终实现了“整机不侵权、核心部件专利被宣告无效”，对方当事人二审中主动撤回起诉的满意结果。

基本案情

原告平某拥有一件新风机相关实用新型专利权。该专利包括7项权利要求；其中，权利要求1-3要求保护核心部件：一种空气过滤模块（简称“滤芯”），权利要求4-7要求保护一种包括所述空气过滤模块的新风机（即空气过滤器整机）。平某于2021年诉某公司（以下称“被告”）侵犯其专利权，要求被告立即停止侵权行为，并赔偿经济损失和合理开支合计80万元。

被告委托笔者作为其诉讼代理人，笔者分析案情后，第一时间委托第三方检索机构出具了关于涉案专利稳定性的检索报告。该报告认为：涉案专利权利要求1-3，即关于空气过滤模块的技术方案，相较于现有技术1而言，具有新颖性但不具有创造性，权利可能不稳定；权利要求4-7具有创造性，符合专利法的授权要求，权利相对稳定。

结合检索报告，及对原告提供全部证据的分析，以及被诉侵权产品具体结构，笔者主要抗辩观点包括：（1）被诉侵权产品使用现有技术1，不构成侵权；（2）被诉侵权产品的技术与权利要求4-7的整机结构不相同且不等同，不构成全面覆盖，不构成侵权。虽然现有技术抗辩的认定总体比例不高也比较困难，但在有一篇文献可能影响专利稳定性的情况下，现有技术抗辩有一定成功机会。因此为了节约时间和经费，尽早解除被诉法律风险，笔者一审代理被告提出现有技术抗辩和不侵权抗辩，暂不提起专利无效宣告，也不请求中止诉讼。

一审法院审理认为：（1）现有技术1并未公开涉案专利权利要求1-3、即被诉侵权产品结构的全部技术特征，而被诉侵权产品包括了权利要求1-3的全部技术特征，因此现有技术抗辩不成立，因此核心部件滤芯构成对权利要求1-3的侵权；（2）认同被告代理人提出的关于被诉侵权产品的盖板相关技术特征与专利权限定的整机中盖板结构不相同且不等同，不构成全面覆盖，不构成侵权。

最终，因为只是滤芯侵权、整机不侵权，一审法院判决被告侵犯涉案专利滤芯权利要求，应停止滤芯的侵权行为，酌定被告赔偿原告经济损失和合理开支10万元。该判决赔偿金额仅为原告之前起诉另一被告判决金额的一半，被告对一审结果持满意态度，但代理人还有更高的目标。

被告在笔者的建议下提起上诉，同时对涉案专利提起无效宣告请求，并向国家知识产权局申请了优先审查程序，加速审查该无效宣告案件，以便将平常一年多的无效程序加速在半年左右完成。也同时基于无效宣告请求和优先审查，向二审法院申请了延期举证。

但第一次无效宣告决定维持了涉案专利全部权利要求有效。

2022年3月，笔者根据经验，放弃了对专利无效决定提起行政诉讼的常规策略，避免行政诉讼一审、二审历久不决。转而采取增加证据提出新无效的思路，以争取在二审判决前获得有利无效结果。笔者进一步分析专利技术，联合战略合作单位深入进行专利检索，检索到上世纪90年代的一项瑞典专利与涉案专利技术几乎一致，与在先瑞典专利初步比较：涉案专利的权利要求1-3（滤芯技术）不具有新颖性和创造性。据此，笔者立刻补充了二审新证据主张滤芯的现有技术抗辩，同时针对涉案专利的权利要求1-3提起了第二次无效宣告请求，对该次无效宣告也再次向国家知识产权局申请了优先审查程序。

在我方补充新证据后，又主动联系二审法院将原定于2022年6月底的二审开庭延迟以便等待第二次无效结果。第二次无效宣告于2022年6月中旬开庭口审，并于2022年7月中旬做出无效决定，权利要求1-3被全部宣告无效。在收到无效宣告决定后，2022年7月底，原告主动撤诉，承担一、二审全部诉讼费用。

律师说法

本案中，被诉侵权产品的结构与涉案专利要求保护的技术方案的确高度近似，且对方以公证购买方式固定证据证明了销售行为的存在，因此认定侵权行为的成立几乎无可避免，律师能够帮被告争取的，似乎也只是赔偿额多少的问题。但笔者在接到案件进行分析后，并未接受当事人侵权行为几乎必然存在这一看法，而是结合专利权稳定性、现有技术抗辩、不满足全面覆盖原则等多个角度采取了相关应对策略并进行抗辩。

从实体上来说，判断是否侵犯专利权，司法实践中实行“全面覆盖原则”。即如果产品/服务包含了涉案专利某项权利要求的全部技术特征，即侵犯该项权利要求的专利权。因此，否认构成全面覆盖是被诉侵权时的常见答辩思路。

同时，从审查程序上来说，实用新型专利在授权前并未进行实质性审查，只要初审合格即可获得权利。因此，挑战其权利的稳定性是一条可行且釜底抽薪、一劳永逸的办案思路。如果专利权都丧失了，侵权行为自然也就不复存在。但无效会产生较大成本，如果只是想进行不侵权抗辩，不想花费额外成本做无效，也可以选择“现有技术抗辩”。即，如果被诉侵权产品使用的是现有技术，则即使满足全面覆盖原则，也不构成侵权。

为此，笔者仔细分析了涉案专利的权利要求。发现权利要求1-3，即过滤模块相关的技术方案，存在的技术特征较少，保护范围较大，我方产品全面覆盖这些技术特征的可能性非常大，但将其无效的具有可行性。而权利要求4-7涉及新风机的整机结构，包括较多的技术特征，无效的难度较大，但保护范围相应缩小，我方产品很可能不构成全面覆盖。同时结合被告的意愿，从尽可能节省成本的角度，在答辩时，笔者暂未提出无效宣告，而是针对权利要求1-3采取了现有技术抗辩，对权利要求4-7采取了不构成全面覆盖的抗辩。

现有技术抗辩的关键在于检索到有力的现有技术，该现有技术需要公开权利要求1-3的全部技术特征，从而才能证明被诉侵权产品使用的是现有技术。因此，被告在笔者建议下对涉案专利的稳定性进行了检索分析。专利稳定性检索可以由当事人自行进行，或委托第三方机构进行，或直接委托国知局出具专利权评价报告。但国知局针对每项专利，只出具一次专利权评价报告，且报告出具后会在相关网站上进行公开，公众均可查阅。因此，如果对专利的稳定性不具有较高的把握，建议先委托第三方机构进行检索分析，避免付费申请专利权评价报告后，反而公开了对己方不利的结果，使得后续诉讼等环节更加被动。如果委托第三方机构，则国知局下属的检索中心及相关商业检索机构都是可以选择的。

本案中，被告在笔者建议下先委托了国知局内部的检索中心对涉案专利进行稳定性检索分析。检索中心检索到现有技术1，并据此认为：涉案专利权利要求1-3有新颖性没有创造性。该报告虽然否定了涉案专利对我们影响最大的权利要求1-3的权利稳定性，但结合该现有技术1，我方的现有技术抗辩要成立依然存在风险。这是因为，现有技术抗辩是否成立，需要看现有技术是否公开了对应权利要求的全部技术特征，即实际上可以认为是对权利要求新颖性而非创造性的判断。而根据该检索报告，涉案专利权利要求1-3相较于现有技术1而言，具有新颖性。事实上，最终一审法院也确实做出了相同的认定，认为现有技术1并未公开涉案专利权利要求1-3的全部技术特征，现有技术抗辩不成立。

一审中，虽然通过“不构成全面覆盖”、“现有技术”等抗辩，帮助被告争取到了较大的权益，极大降低了损失，将赔偿从80万降至10万。但笔者认为，本案事实上还存在较大的争辩空间，涉案专利的权利存在较大的不稳定性。因此，在充分了解客户意愿、充分沟通的情况下，一审结束后，在被告委托下，笔者对一审提起上诉，同时向国知局对涉案专利提起无效。

在没有新证据的情况下，单纯上诉获得改判的可能性较小。但如果在二审判决前，国知局能够做出宣告涉案专利权全部或部分无效的决定，则结果将截然不同。根据相关规定，在宣告专利权无效的决定前，如果人民法院已经作出并已执行的专利侵权的判决、裁定，不溯及既往。

因此，如何让二审法院“等一等”无效成为关键。

笔者一方面帮助被告申请了无效宣告的优先审查，一方面基于已提起的无效和优先审查，向二审法院申请了延期举证。根据国知局的相关规定，涉及专利侵权纠纷的无效宣告案件可以申请优先审查，申请成功后，审限缩短为自申请成功之日起5个月内结案。通过如上程序，有效缩短了无效审查周期，获得了进一步提交证据的机会。

但第一次无效结果并不理想。涉案专利权利要求1-3与现有技术1相比，唯一的差异仅在于：现有技术1的过滤模块均为进风面，即向内吸风；而涉案专利的过滤模块限定为出风面，即向外吹风。笔者认为，涉案专利权利要求中并未限定过滤模块的具体结构和材质，且现有技术中存在大量可双面进出风的过滤模块，当现有技术1的过滤模块选择这类可双面使用的过滤模块时，技术方案与涉案专利完全相同，在材质不属于实用新型保护范围且涉案专利也并未做限定的情况下，实际上现有技术公开了涉案专利部分可能的实施方式，实际否定了其新颖性。即使认为未否定新颖性，那么将过滤模块的出风面改为进风面也是常规调整，也是没有创造性的。但国知局审查员的合议组并未采纳笔者上述意见，维持了全部专利权。

根据“一事不再理”原则，对于同一专利，不能以相同的证据和理由再提起第二次无效。即使勉强增加其他无效证据，如果依然以现有技术1为最接近的现有技术，笔者分析认为说服合议组的可能性也较小。因此，笔者转换思路，在收到无效决定后立刻第二次专利权稳定性检索。这次的检索给出了极为有利的在先瑞典专利，瑞典专利的技术方案与涉案专利权利要求1-3完全相同。在收到新的检索报告后，笔者第一时间补交了相关现有技术新证据及技术分析，并提起第二次无效宣告请求，且本次无效更加有的放矢，只针对一审判决我方构成侵权的权利要求1-3进行。基于相同的理由，对这次无效宣告也申请了优先审查。

第二次无效开庭时间与诉讼二审开庭时间非常接近，按正常程序，二审开庭时国知局很可能尚未做出相关无效决定。但在收到补充证据和技术分析后，二审法院认可了笔者的观点，等待第二次的无效结果。

第二次无效宣告庭上，原告代理人全程对我方提交的证据和代理词未给出任何有力反驳。一个月后，国知局做出第二次无效决定，宣告我方本次申请的权利要求1-3全部无效。至此，一审判决我方侵权的权利要求1-3失去了权利，且被诉侵权产品针对权利要求4-7不满足“全面覆盖”，因此我方不再侵犯涉案专利的任何一项专利权。

在收到无效宣告决定后，原告主动向法院申请了撤诉，我方取得了根本性胜利。

经验总结

本案中，虽然对方的证据对我方非常不利，构成侵权似乎是板上钉钉的事实，但被告并未过度惊慌或盲目答应原告的要求，而是选择寻求专业律师的帮助，并在案件全程积极配合提供各类资料，为后续取得较好的结果奠定良好基础。笔者结合理工科专业知识，对涉案产品进行详细分析，同时借助各检索机构的检索能力，寻找到有力的现有技术证据，并从法律角度提出了多种抗辩思路，再结合上诉、无效宣告请求、优先审查、延期举证等各类程序，最终帮客户争取到了一个相对完美的结局。

但本案依然存在一定遗憾。本案中，客户已经全部下架且不再销售相关产品，后续也没有销售计划，且已销售的全部产品实际都拥有合法来源，客户自己也并非被诉侵权产品的实际厂家。因此，如果客户能够事先建立良好、健全的财务管理体系，保存好每一张重要票据，则在一审时有极大可能被认定为虽然构成侵权，但全部具有合法来源，从而无需承担侵权责任，只需要停止（实际已经停止）侵权行为即可。这样可极大降低诉讼成本，无需承担后续两次无效宣告和补充检索等相关费用和时间。

本案也为各市场主体敲响警钟，在采购产品/服务进行商用时，应尽可能进行相关知识产权调查；在与产品/服务上游提供方签订合同时，需要要求提供方承诺相关产品/服务不存在知识产权风险，并约定如果发生相关纠纷，由提供方承担相关责任。另外，健全的财务管理制度、良好的票据管理流程也可一定程度上帮忙规避、降低相关责任和风险。

作者：刘坤律师

恒和信合伙人、知识产权法律部部长

中华全国专利代理师协会会员、四川省第一届专利代理师协会理事、四川省律师协会知识产权专业委员会委员、成都市律师协会知识产权专业委员会委员、四川天府新区知识产权智库知识产权专家、眉山市知识产权纠纷人民调解委员会调解专家。

重庆大学硕士研究生毕业，2年技术工作经验和10余年知识产权法律工作经验，律师执业6年。代理大陆半导体企业与台湾半导体企业芯片产品发明专利侵权案胜诉，该案入选四川省知识产权行业大赛典型维权案例；代理某电工公司诉某科技公司商标侵权及不正当竞争获赔180万；并代理大量共有商品房分割、商品房合同纠纷等胜诉。担任国家知识产权局专利审查协作四川中心、三星堆博物馆以及多家高新技术企业常年法律顾问。